El proceso de examen de patentes está plagado de problemas. Con demasiada frecuencia, la ley de patentes apoya a los solicitantes que buscan monopolios injustificados, no el interés público. Por eso tenemos cosas como la patente de Amazon sobre la foto de fondo blanco. Esto es especialmente cierto cuando se trata de software y los llamados "métodos de negocio", un término comodín para las patentes que a menudo se conceden para innovaciones triviales en conceptos bien conocidos, tales como cobertura financiera.
Las tasas de los solicitantes de patentes pagan alrededor del 85 por ciento del presupuesto de la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU., y la oficina sirve en gran medida a los "clientes" que buscan patentes, no al público.
En resumen, queda mucho camino por recorrer antes de que el proceso de examen de patentes sea justo para el público. Sin embargo, hay algunas formas de cambiar el proceso que creemos que darían resultados extraordinarios. Por eso, cuando la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. (USPTO) solicitó la opinión del público sobre cómo mejorar el proceso de examen, nos alegró tener la oportunidad de opinar con nuestros comentarios.
No penalicen la presentación de tecnología por terceros
La America Invents Act, aprobada en 2012, introdujo cambios importantes en el sistema de patentes, incluido un proceso de revisión de las patentes concedidas denominado revisión inter-partes o IPR. Aunque el proceso IPR no es perfecto y debe reforzarse, ha sido un gran éxito a la hora de sacar del sistema algunas de las peores patentes, de forma más barata y eficaz que un proceso judicial.
El sistema IPR funciona porque permite que otras personas presenten pruebas del "estado de la técnica", término jurídico que designa la tecnología anterior a una patente concreta. Gracias a este sistema, que permite a terceros presentar pruebas del estado de la técnica, la EFF pudo eliminar la infame "patente de podcasting " que se estaba utilizando para detener a los podcasters.
Pero ¿por qué la oficina de patentes no escucha a los expertos externos antes de conceder patentes injustificadas? La verdad es que las partes externas están autorizadas a presentar el estado de la técnica. Pero el uso de este proceso es muy poco frecuente. En un estudio reciente se analizaron 10.000 patentes concedidas y sólo se encontraron 14 en las que se hubiera presentado el estado de la técnica. El mismo estudio descubrió que de un conjunto de 1.600 presentaciones de terceros que fueron aceptadas por la USPTO, sólo el 12,96% de esas referencias fueron realmente utilizadas por los examinadores.
La Oficina de Patentes debería acoger con satisfacción la información valiosa presentada por expertos independientes que no pretenden obtener una patente. Pero este tipo de presentaciones independientes pueden resultar contraproducentes para las personas que las presentan. Esto se debe a que los sobrecargados examinadores de patentes a menudo ignoran el estado de la técnica presentado, pero éste permanece en el registro público. En caso de litigio posterior, como en un IPR, se presume que el examinador ha tenido en cuenta todas las referencias presentadas. Por lo tanto, presentar el estado de la técnica puede aumentar la carga de invalidar una patente defectuosa más adelante. A menudo, una estrategia inteligente para un posible demandado de patente es esperar y utilizar su estado de la técnica en un litigio o en un IPR.
Esto debería ser fácil de solucionar, al menos para el proceso IPR, que está bajo el control de la USPTO. No debería presumirse que los examinadores han examinado el estado de la técnica a menos que realmente citen la referencia y se basen en ella durante el proceso de examen.
No permitan que se modifiquen las reivindicaciones de una patente a mitad del examen sin una buena razón
Una tradición de la USPTO que resultaría chocante a los forasteros es que se permite cambiar la naturaleza de las reivindicaciones de patentes a mitad del proceso, incluso si cambian las reivindicaciones para describir algo que no estaba respaldado en su divulgación original. El manual que rige la tramitación de las patentes establece que el solicitante "debe demostrar que la divulgación original está justificada", pero no tiene por qué hacerlo. A menudo, no lo hace. Aunque, en última instancia, el examinador sólo debería admitir las reivindicaciones que se describen en la divulgación, dejar que el solicitante se salte este paso significa que habrá más reivindicaciones sin soporte que se quedarán en el tintero durante el proceso de examen.
No se debe permitir que los solicitantes cambien las reglas del juego a mitad de camino, especialmente cuando son ellos quienes han hecho la divulgación original de la invención. Si se cambian las reivindicaciones, el solicitante debería tener que explicar cómo se apoyan en la divulgación original. Si no puede hacerlo, no debería permitírsele introducir los cambios.
En muchos sentidos, el proceso de solicitud de patentes es fundamentalmente parcial. Lo que la USPTO denomina "rechazo definitivo" de una solicitud dista mucho de ser definitivo. De hecho, no hay límite al número de veces que los solicitantes pueden volver e insistir en que se les permita cambiar su solicitud y que se considere de nuevo.
Insistir en que las reivindicaciones modificadas o añadidas tengan apoyo en la solicitud original no solucionará esta unilateralidad, pero podría evitar algunos de los resultados más atroces.
A principios de esta semana, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. amplió el periodo de comentarios al respecto. La lista completa de preguntas que se tendrán en cuenta en esta solicitud puede consultarse en el Registro Federal, y los comentarios pueden presentarse en Regulations.gov hasta el 28 de febrero de 2023.
- Si desean leer los comentarios completos de la EFF están disponibles aquí.
